«Delimitación territorial en los supuestos de violación de marca de la UE», artículo de Federico Jover, abogado de ECIJA, para The Law Clinic.
El pasado 22 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió, en el asunto C-223/15, las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgercht Düsseldorf, el Tribunal Superior alemán competente en materia de marcas de la Unión Europea.
El conflicto enfrentaba a la sociedad propietaria de la marca “COMBIT”, registrada en la Unión Europea y en Alemania, para productos y servicios informáticos, y a la sociedad israelí Commit Business Solutions, la cual vende programas informáticos a través de Internet bajo el signo denominativo “COMMIT” (sin registrar).
En las preguntas remitidas al TJUE, el Tribunal alemán cuestionaba cómo debía realizarse la valoración del riesgo de confusión entre una marca denominativa de la Unión Europea y una denominación que presuntamente viola esa marca, teniendo en cuenta el hecho de que, para el consumidor de algunos Estados miembros, la similitud fonética entre la marca y la denominación desaparecía debido a una diferencia conceptual, pero no así desde el punto de vista de los consumidores de otros Estados Miembros. Es decir, se cuestionó si en caso de riesgo de confusión en una parte de la Unión se debería apreciar una violación de la marca de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión, o si, por el contrario, se debería de diferenciar entre los distintos Estados miembros en los que existe el riesgo de confusión y declarar la violación únicamente en éstos.
Estas preguntas surgen debido a que el Tribunal alemán considera que para el consumidor medio de lengua alemana no existen apenas diferencias entre los signos COMBIT y COMMIT, por lo que la violación existe. Pero, sin embargo, el consumidor medio angloparlante sí sabría diferenciar entre estos signos, y podría comprender con facilidad la diferencia conceptual existente entre el verbo inglés “to commit”, y el término “COMBIT” compuesto de las letras «com», por computer, y las letras «bit», por binary digit.
Para resolver las cuestiones, el TJUE primeramente hace referencia a los criterios que son de aplicación a la hora de valorar las solicitudes de marca de la Unión que pudieran crear riesgo de confusión con una marca anteriormente registrada en cualquier territorio de la Unión. Sin embargo, el TJUE seguidamente nos aclara que para la declaración de violación de una marca de la Unión Europea no se han de seguir los mismos criterios que se rigen para valorar el riesgo de confusión en los registros de marcas europeas.
A continuación, el TJUE afirma que “un riesgo de confusión en la parte de lengua alemana de la Unión” debe llevar a la conclusión de que “existe una violación del derecho exclusivo conferido por la marca afectada”. Además, añade que “para garantizar la protección uniforme de la que disfruta la marca de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación debe extenderse, en principio, a todo ese territorio”.
No obstante, continua el TJUE, en un supuesto en el que el uso del signo similar no crea un riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, debido a motivos lingüísticos, se debe limitar el alcance territorial de la prohibición.
Es por ello que, cuando un Tribunal de marcas de la Unión Europea concluya que no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de la Unión.
Por ello, resulta fundamental que dicho Tribunal identifique con precisión la parte de la Unión en la que constata la inexistencia de perjuicio o riesgo de perjuicio para las funciones de la marca registrada. De este modo, concluye el TJUE, no se “vulnera el carácter unitario de la marca de la Unión Europea”.
Como vemos, con el criterio seguido por el TJUE se garantiza que la marca pueda cumplir sus funciones propias, es decir, distinguir productos y servicios en determinados territorios. A pesar de que se trate de una marca de la Unión Europea, con protección en la totalidad de dicho territorio, habrá que valorar y determinar con exactitud el territorio en el que el signo infractor viola los derechos de la marca registrada, no pudiendo declararse la violación en la totalidad de la Unión Europea sin dicho análisis previo. Circunstancia que no rige en los casos de registros, puesto que la posible confusión en un determinado territorio bastaría para que se denegara el registro del nuevo signo.