«EUIPO gana la batalla “Port Charlotte”, artículo de Veronica Dimova, abogada de ECIJA, para The Law Clinic.
El día 14 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió uno de los asuntos más trascendentales en cuanto a la interpretación del alcance de la protección de las denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas (IGP) en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
La cuestión más importante, discutida en el asunto C-56/16 P – EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, es si el régimen de protección de los DOP e IGP, previsto en Reglamento 1234/2007[1] tiene un carácter exhaustivo o dicha protección puede ser complementada por el derecho nacional del Estado Miembro pertinente que confiera una protección nacional.
Antecedentes del litigio
En 2007, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registró la marca denominativa “PORT CHARLOTTE” para productos de la clase 33 de la Clasificación de Niza: “Bebidas alcohólicas”.
En 2011, el Instituto dos Vinhos do Douro e do PortoIP (IVDP) presentó una solicitud de nulidad contra la marca en cuestión en virtud del, inter alia, artículo 53, apartado 1, letra c), puesto en relación con el artículo 8, apartado 4[2] y del artículo 53, apartado 2, letra d) del Reglamento 207/2009[3] sobre la marca de la Unión Europea.
Como base de la acción el IVDP invocó las DOP “porto” y “port”, que, según afirmaba, están protegidas en todos los Estados miembros por varias disposiciones del Derecho portugués y por el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, del Reglamento nº 1234/2007. El resultado de la búsqueda del término “porto” en E-bacchus es “Vino con denominación de origen protegida (DOP)”
Como contestación al recurso de nulidad, el solicitante de la marca en cuestión, limitó los productos para los que solicitaba la protección a “Whisky”.
Cuestión controvertida:
El origen de una de las cuestiones principales del conflicto son las diferencias en el alcance de la protección de los DOP/PGI en el derecho de la UE y en el derecho nacional portugués, con lo cual, la cuestión de si el derecho nacional se puede aplicar, tuvo un papel importantísimo para la resolución del litigio.
El derecho nacional portugués prohíbe el uso de una DOP o de una IG de prestigio en Portugal o en la Unión Europea para productos sin identidad o afinidad, siempre que su uso se beneficie injustamente del carácter distintivo o prestigioso de la denominación de origen previamente registrada o indicación geográfica o puede ser perjudicial para ellos. A diferencia de la norma nacional portuguesa, en el Reglamento nº 1234/2007 las DOP y las IG, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, se protegen contra el uso comercial directo o indirecto por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido.
En este sentido, cabe destacar que la práctica consolidada de la EUIPO era que “en el ámbito de los productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, la protección en el ámbito de la UE es de carácter exhaustivo, lo que significa que la oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC no puede basarse en derechos nacionales en estas áreas.”
Tanto la División de Anulación, como la Sala de Recursos de EUIPO desestimaron el recurso de nulidad. No obstante, el Tribunal General anuló la resolución de la EUIPO, considerando que aunque Reglamento nº 1234/2007 regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites, y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las DOP y IGP, protegidas por el Derecho de la Unión, esto no impide que dicha protección pueda ser completada por otro régimen de protección del Derecho de la Unión, que incluya la protección sustentada en reglas de Derecho nacional.
Sentencia del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia constató que el Tribunal General incurrió a error de derecho. En este sentido, el TJUE declaró que el régimen de protección previsto por el Reglamento 1234/2007 reviste carácter exhaustivo, de tal manera que este reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección nacional de IGP en virtud del referido Reglamento (párrafo 103).
Esta sentencia confirma la política de la EUIPO, estimando su recurso de casación y pone fin a un asunto muy controvertido, cuya importancia para el derecho de la UE estaba aún más clara después de la presentación de la Republica Portuguesa y la Comisión Europea en apoyo de las partes.
Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de modificación del Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea que entró en vigor 2 de marzo de 2016, también aclara las prohibiciones relacionadas con las DOP, las IGP y otros derechos de propiedad intelectual.
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[1] Reglamento 1234/2007[1] (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas
[2] Artículo 8, apartado 4:
Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:
- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
[3] Actualmente Reglamento sobre la marca de la Unión Europea