«Because there is no planet B»: El difícil registro del eslogan como marca

El Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) ha desestimado el recurso presentado por Ecoalf Recycled Fabrics, S.L. con base en, entre otros, el artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (el “Reglamento”).

El 15 de diciembre de 2020, Ecoalf Recycled Fabrics, S.L. (“ECOALF”) presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) la solicitud de registro de marca de la Unión para el signo denominativo “BECAUSE THERE IS NO PLANET B” para identificar productos en las clases 3, 16, 18 y 21.

En una primera instancia, el examinador de la EUIPO denegó la solicitud de registro de dicha marca, decisión que fue confirmada por la Sala de Recursos, al considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo. Es decir, por no cumplir la marca su función de servir para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole así una procedencia empresarial determinada. Tras el correspondiente recurso, el TGUE, mediante sentencia de fecha 13 de septiembre de 2023, desestima nuevamente las pretensiones de ECOALF al considerar que “BECAUSE THERE IS NO PLANET B” carece de carácter distintivo. El Tribunal ha concluido que la combinación de los elementos de la marca solicitada constituye un eslogan activista carente de originalidad, el cual es apreciado por el público únicamente como un eslogan promocional genérico, sin conexión con los productos que pretendía identificar.

Es decir, el público pertinente podría percibir la marca solicitada como un mero eslogan dirigido a transmitir un mensaje de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. De acuerdo con lo anterior, a ojos del Tribunal, dicho eslogan no contiene ningún elemento distintivo que permita su memorización de manera fácil e inmediata como signo destinado a identificar el origen comercial de los productos solicitados.

La Sentencia reabre el debate sobre las vicisitudes de registrar un eslogan como marca. Pero, ¿qué es un eslogan? La RAE lo define como una “Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc”, y es esta naturaleza, la de ser un mensaje publicitario corto, con mayor o menor originalidad, la que dificulta la concurrencia en ellos del carácter distintivo exigido por el Reglamento para ser protegido como marca.

Ahora bien, el registro de eslóganes como marca, como combinación de palabras representables gráficamente y con capacidad distintiva es posible, pero, tal y como señala el Tribunal General en su sentencia, es requisito indispensable que estos sean capaces de ser percibidos por el consumidor medio como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere. Es decir, los eslóganes publicitarios superarán la prohibición del artículo 7 del Reglamento siempre que no se traten de meros mensajes publicitarios ordinarios. Deberán poseer una cierta originalidad o fuerza que exija al menos alguna interpretación por parte del público relevante o que desencadene algún proceso cognoscitivo en su mente. Una conexión entre los productos y servicios de una empresa con ese mensaje.

Ahora bien, conviene mencionar que no todo está perdido para ECOALF. El artículo 7.3 del Reglamento 2017/1001 permite, para casos como este, el registro como marca de signos que, como consecuencia de su uso, han adquirido el carácter distintivo necesario para cumplir la función marcaria. Se trata de la denominada distintividad sobrevenida (“secondary meaning” en derecho anglosajón).

Es decir, si en un futuro el eslogan “BECAUSE THERE IS NO PLANET B” es capaz de identificar la procedencia empresarial del producto que distingue, ECOALF podrá intentar de nuevo el registro de este como marca. Este fenómeno, conocido como distintividad sobrevenida, es una excepción a las prohibiciones absolutas recogidas en el Reglamento. A través de él se permite el registro como marca de un signo que en un principio no era registrable por carecer de carácter distintivo, pero que, con su uso, lo ha adquirido.

En este sentido, existen eslóganes que forman parte ya del imaginario colectivo (“Yo no soy tonto”, “Just Do It”, etc.); que son herramientas de marketing muy valiosas y con gran impacto sobre los consumidores que sí han accedido al registro de marcas, gracias, entre otros factores, a haber sido utilizados prolongadamente en el tiempo y a haber sido objeto de inversiones sustanciosas en campañas publicitarias .

De acuerdo con el artículo 7.3 del Reglamento y la jurisprudencia del TGUE, la distintividad sobrevenida se podría apreciar a través de los siguientes factores o características:

• El signo debe ser ab initio genérico respecto de los productos o servicios que pretende designar.
• Este debe haberse convertido, tras un uso prolongado del mismo, de manera sobrevenida, en distintivo para esos productos o servicios. En este sentido, resulta evidente que cuanto más prolongado sea el mismo, mayores serán las probabilidades de que los consumidores identifiquen el signo con el origen empresarial que corresponda.
• Debe existir una relación de causalidad entre el uso del signo y la adquisición del carácter distintivo.
• Se ha producido una fuerte inversión publicitaria. Así, a pesar de que la EUIPO ha rechazado la distintividad sobrevenida en casos en que la marca ha sido utilizada únicamente durante escasos meses, es también posible que esta sea registrada por haber adquirido distintividad tras un breve tiempo de uso si se ha realizado, por ejemplo, una campaña publicitaria muy importante.

En conclusión, el signo presentado por ECOALF carece, por ahora, de carácter distintivo, motivo por el cual no puede ser registrado como marca. Se trata de un eslogan que no cumple con la función de indicar el origen comercial de los productos que designa, pero nada obsta a que, en un futuro, si ECOALF logra que este obtenga la distintividad de la que ahora carece, pueda ser registrado como marca.

Cristina Ron García

TMT Area of ECIJA